Søknadsprosessen

Idé til patent

I Patentloven heter det at «oppfinnelser kan patenteres», men det gis ingen entydig definisjon på en oppfinnelse. En tradisjonell måte å beskrive en oppfinnelse på er at det er en praktisk løsning på et problem, der løsningen er av teknisk karakter, har en teknisk effekt og er reproduserbar. Videre er det tre hovedkriterier som må oppfylles for å oppnå patent: oppfinnelsen må være ny, den må ha oppfinnelseshøyde og den må være industrielt anvendbar.

«Ny» betyr at oppfinnelsen ikke skal ha vært offentlig kjent før innleveringsdato. Dette gjelder selv om det er søker eller oppfinner selv som har publisert oppfinnelsen. Det er derfor svært viktig at søknad innleveres til patentmyndighetene før oppfinnelsen blir gjort kjent for allmennheten.

«Oppfinnelseshøyde» betyr at oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra kjent, nær liggende teknikk. Dette vurderes av patentmyndighetene og kan skape mye diskusjon mellom søker og patentmyndighetene under saksbehandlingen.

«Industrielt anvendbar» betyr at oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt. Begrepet «industrielt» tolkes vidt og omfatter også jordbruk, hagebruk, skogbruk og bergverk.

Møte med Oslo Patentkontor

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte. I dette møtet er det viktig at all informasjon kommer på bordet slik at vi kan hjelpe på best mulig måte. Vi vil gi råd om den beste tilnærming for den videre saksgang. For eksempel om det bør foretas en forundersøkelse eller om det er mest hensiktsmessig å utarbeide en patentsøknad for innlevering i Norge eller i utlandet på dette tidspunktet.

Vi har personer med erfaring fra de fleste fagområder og kan gi vår objektive mening om hvorvidt oppfinnelsen kan være patenterbar. Alle våre ansatte er bundet av taushetserklæringer, og all informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Vi vil også gi råd om andre beskyttelsesformer som kan benyttes for oppfinnelsen. Kanskje vil en designregistrering eller varemerkeregistrering være et naturlig supplement eller alternativ til patentering.

Det finnes også andre rettsområder som muligens kan være aktuelle.

Forundersøkelse

Hvis det er usikkert hva som finnes av kjent teknikk på fagområdet kan en forundersøkelse gjennomføres. Viser forundersøkelsen at oppfinnelsen allerede er blitt gjort, har det liten hensikt å innlevere en patentsøknad som uansett ville blitt avslått. Slik gir forundersøkelsen en indikasjon på om oppfinnelsen er noe å gå videre med, og faren for å bruke tid og krefter på utvikling av noe som allerede er kjent reduseres. Finnes teknikk som ligger tett opp mot oppfinnelsen, vil dette kunne være til hjelp for å vinkle patentsøknaden mot aspekter som er patenterbare.

Noen ganger tar en forundersøkelse bare noen få timer, men iblant kan den ta flere uker. Til sammenligning kommer en første uttalelse i søknadsprosessen etter ca. 8 måneder.

Utarbeidelse av patentsøknad

Etter et innledende møte og en eventuell forundersøkelse har vi i samråd tatt stilling til om en patentsøknad er fornuftig. Vi gir så en prisantydning for hvor mye det vil koste å utarbeide søknaden for et norsk patent og eventuelt for en innlevering i utlandet. Patentsøknaden vil bli utarbeidet med basis i mottatt informasjon og prisen vil variere med hensyn til kvalitet på denne dokumentasjon og oppfinnelsens kompleksitet.

Et utkast til patentsøknad blir så utformet etter de gjeldende lover og forskrifter. Utarbeidelse av en søknad kan ta tid, og for et best mulig resultat kreves ofte et nært samarbeid mellom oppfinner(e) og oss. Etter at søker har godkjent innholdet i søknaden, blir denne innlevert til Patentstyret i Norge eller tilsvarende utenlandsk myndighet på avtalt dato.

Innlevering av patentsøknad til Patentstyret

Patentsøknaden blir innlevert til Patentstyret eller en annen myndighet på avtalt dato. Dette gjøres via sikker, kryptert elektronisk kommunikasjon. Det er altså ingen fare for bortkommet post eller uautorisert innsyn. Kvitteringen utstedes umiddelbart.

Innlevering av patentsøknad i utlandet

Ettersom et patent er en nasjonal rettighet, må beskyttelse søkes i hvert enkelt land hvor dette er ønskelig. Dette kan gjøres nasjonalt eller gjennom visse regionale og/eller internasjonale ordninger.

Dersom søknaden innleveres senest 12 måneder etter den norske søknaden, kan en påberope seg såkalt prioritet. Dette betyr at den utenlandske søknaden får samme innleveringsdato som den norske og sikrer tidligst mulig etablering av rettighet i utlandet.

En nasjonal søknad innleveres direkte til det aktuelle lands patentmyndighet. Mange land er dekket av regionale ordninger. De viktigste regionale patentsystemer er
EPO som omfatter de fleste europeiske land, deriblant Norge, og
PCT som omfatter over 150 land over hele verden.

Ved innlevering av en søknad i utlandet kreves det i mange land at søker blir representert av en lokal fullmektig. Vi har et kvalitetssikret kontaktnett over hele verden, og dere trenger derfor ikke forholde dere til patentkontorer i en rekke land, men kan la all kommunikasjon gå gjennom oss.

International Type Search

I tillegg til patentsøknaden, anbefaler vi innlevering av en såkalt «International-Type Search», ITS, til et annet patentverk. Selv om det valgte patentverk gransker søknaden grundig, kan det hende at et dokument som hindrer patentering av oppfinnelsen har blitt oversett. Leveres en ITS-begjæring til et annet patentverk, vil dette andre patentverket foreta en fullstendig uavhengig og konfidensiell granskning av patentsøknaden. Dersom det finnes dokumenter som hindrer patentering av oppfinnelsen, er det større sjanse for at dette blir trukket frem dersom søknaden granskes av to patentverker, enn av kun ett. Resultatet av en ITS-granskning leveres innen 9 måneder fra innlevering av patentsøknaden, dvs. kort tid etter den første uttalelsen på patentsøknad.

Patentstyret gransker søknaden

Søknaden granskes av Patentstyret, og en første uttalelse vil normalt være oss i hende innen 8 måneder etter innleveringsdatoen. Patentstyrets granskning omfatter søk i diverse kilder, blant annet patentdatabaser, for å finne annen kjent teknikk som kan være foregripende for den patentsøkte oppfinnelsen.

Uttalelse(r) fra Patentstyret

Patentstyrets første uttalelse gir resultatet av nyhetsgranskningen, en vurdering av oppfinnelseshøyde og industriell anvendbarhet, samt eventuelle pålegg og anbefalinger med tanke på søknadens innhold og form. Det er ikke uvanlig med flere uttalelser og besvarelser i en søknadsprosess. I hver korrespondanserunde videreformidler vi Patentstyrets uttalelse med våre kommentarer samt at vi gir en anbefaling for besvarelsen.

Besvarelse av uttalelse(r)

Alle uttalelser fra Patentstyret må besvares innen en gitt tidsfrist.

Vi har lang erfaring med å føre patentsøknader for Patentstyret og vil utarbeide en besvarelse i samråd med søker. Våre besvarelser tar sikte på å gi en best mulig beskyttelse på den mest kostnadseffektive måten.

Det er svært viktig å overholde de frister som er satt for inngivelse av en besvarelse, idet en fristoversittelse vil medføre at en søknad henlegges, noe som kan medføre tap av rettigheter. Vi har et veletablert fristovervåkningssystem som sørger for at samtlige besvarelser innleveres i tide.

Patentstyret innvilger søknad

Vår målsetting vil være å få innvilget patent med basis i den innleverte søknad.

Dersom søknaden innvilges, utsteder Patentstyret et patentbrev og sender dette til oss. Vi kontrollerer dette, oppdaterer våre systemer og videresender patentbrevet til patenthaver.

I hele patentets levetid, som er begrenset oppad til 20 år fra søknadsdatoen, følger vi opp patenthaver med varsler om årsavgifter og annen relevant informasjon. For klienter med en stor patentportefølje, vil vi også være behjelpelige med budsjettering og regulære gjennomganger av porteføljen slik at det ikke brukes unødvendige ressurser på å holde i hevd patenter som ikke lenger er av interesse.

Patentstyret avslår søknad

Hvis Patentstyret finner at søknadsgjenstanden ikke oppfyller patenterbarhetskriteriene, vil søknaden avslås.

Hvis en søknad blir avslått, kan vi anke avgjørelsen inn for Klagenemnden for industrielle rettigheter, KFIR.

Skulle KFIR opprettholde avgjørelsen, kan våre advokater bringe saken inn for domstolene. Våre advokater har bred erfaring hva angår immaterielle rettigheter, og mange av våre patentingeniører har solid erfaring som sakkyndige vitner eller som fagdommere.

Endringer

Vi hjelper med anmerkning av endringer, i form av overdragelser, navneendringer eller adresseendringer i forbindelse med patenter, i patentregisteret hos Patentstyret eller offentlige myndigheter i utlandet. Anmerkning av overdragelse er ikke påbudt i Norge, men vi anbefaler dette slik at det i en senere konflikt lettere kan dokumenteres hvem som er de rettmessige eierne av et patent.

Inngrep og protest

 

Vi vil bistå våre klienter gjennom samtlige prosesser nevnt nedenfor.

En innvending er en protest som innleveres på søknadsstadiet. Patentstyret vil legge denne til grunn når de vurderer søknaden. Den som protesterer blir ikke part i saken, men søker vil bli gjort oppmerksom på protesten.

En innsigelse er en protest som innleveres innen ni måneder etter at et patent er innvilget. Den som protesterer, blir part i saken. Både innsiger og innehaver vil normalt få uttale seg to ganger før Patentstyret tar saken opp til ny vurdering.

Et gyldighetssøksmål kan anlegges dersom en innsigelse avslås, eller etter utgangen av innsigelsefristen. Dette er dyrere enn en innsigelse, og det er derfor viktig å fange opp saken i løpet av de ni månedene.

Et overføringsøksmål kan fremmes dersom annen part urettmessig har fått registrert et patent i sitt navn.

Et inngrep er urettmessig bruk av en annens patent. Dersom partene ikke kommer til enighet, må patentinnehaver anlegge et inngrepsøksmål.

Se også patentbegrensning.

Lisens/salg av rettigheter

Vi gir råd og veiledning i en prosess der patenthaver ønsker å kjøpe, selge eller lisensiere immaterielle rettigheter, utformer de nødvendige lisensavtaler og konfidensialitetserklæringer, samt anfører de nødvendige formelle endringer.

Opprettholdelse

I de fleste land har et patent en levetid på 20 år fra innleveringsdatoen, men dette betinger at årsavgifter blir betalt. Vi overvåker frister for innbetaling av årsavgift og sørger for rettmessig betaling av årsavgiftene. Dette er viktig ettersom en oversittelse av betalingsfristen vil medføre at patentet faller, noe som kan medføre tap av rettigheter.

Overvåkning

Vi kan overvåke enkeltstående patentsøknader som er blitt innlevert, men som ikke har gått frem til meddelelse ennå. I et slikt tilfelle vil vi holde søknaden under oppsyn og gi beskjed så snart søknaden blir allment tilgjengelig, senest 18 måneder etter innlevering. Vi kan da innhente kopi av søknaden og relatert korrespondanse, samt vurdere om det skal innleveres en innvending på søknadsstadiet eller om en eventuell protest skal innleveres etter godkjennelse.

Vi kan også overvåke patenter på en mer generell basis. Dette innebærer at vi holder øye med alle patentsøknader som blir innlevert, allment tilgjengelige eller meddelt, og informerer om patenter som ligger tett opp til allerede etablerte rettigheter. Dette kan knyttes opp mot en bestemt konkurrent eller et teknisk område. Vi vil også i slike tilfeller vurdere om det er hensiktsmessig å innlevere en innvending eller innsigelse.

Patentbegrensning

Det kan bli nødvendig å begjære en patentbegrensning etter at et patent har blitt innvilget. Dette betyr at patentinnehaver selv ber om å få omfanget av patentbeskyttelsen begrenset.

Dette kan være et resultat av at det viser seg at andre har rettigheter som er i konflikt med deler av patentet eller har solgt produkter i strid med patentet før innlevering av patentsøknaden.

En slik begrensning av patentet begjæres da for å unngå en tvistesak og sørge for at patentet ikke blir kjent ugyldig ved dom.

Supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)

Legemidler og plantevernmidler må ha en markedsføringstillatelse for å bli sendt ut i markedet. Det er ikke unormalt at det tar 10 år å få tildelt markedsføringstillatelse ettersom produktene må testes grundig. Varigheten av den kommersielle enerett patentet gir, blir derfor vesentlig forkortet.

Et supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) kan imidlertid forlenge beskyttelsestiden for de kommersialiserte produktene (ikke patentet som sådan). Varighet av SPC er begrenset til tiden som har gått fra patentsøknaden ble innlevert til den første markedsføringstillatelsen for produktet ble gitt innen EØS-området, minus 5 år (maksimalt 5 år forlengelse).